Secreto comercial

Los secretos comerciales son un tipo de propiedad intelectual que incluye fórmulas, prácticas, procesos, diseños, instrumentos, patrones o compilaciones de información que tienen un valor económico inherente porque no son generalmente conocidos o fáciles de determinar por otros, y que el propietario toma medidas razonables. mantener en secreto. La ley de propiedad intelectual otorga al propietario de un secreto comercial el derecho de restringir que otros lo divulguen. En algunas jurisdicciones, estos secretos se conocen como información confidencial.

Definición

El lenguaje preciso por el cual se define un secreto comercial varía según la jurisdicción, al igual que los tipos particulares de información que están sujetos a la protección del secreto comercial. Tres factores son comunes a todas estas definiciones:

Un secreto comercial es información que

• generalmente no es conocido por el público;
• confiere beneficio económico a su titular porque la información no es de conocimiento público; y
• cuando el titular haga esfuerzos razonables para mantener su secreto.

En el derecho internacional, estos tres factores definen un secreto comercial en virtud del artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, comúnmente denominado Acuerdo sobre los ADPIC.

De manera similar, en la Ley de Espionaje Económico de los Estados Unidos de 1996, "Un secreto comercial, como se define en 18 USC § 1839 (3) (A), (B) (1996), tiene tres partes: (1) información; (2) medidas razonables tomadas para proteger la información; y (3) que deriva valor económico independiente de no ser conocido públicamente".

Valor

Los secretos comerciales son un componente importante, pero invisible, de la propiedad intelectual (PI) de una empresa. Su contribución al valor de una empresa, medida como su capitalización de mercado, puede ser importante. Al ser invisible, esa contribución es difícil de medir. Aún así, la investigación muestra que los cambios en las leyes de secretos comerciales afectan el gasto empresarial en I+D y patentes. Esta investigación proporciona evidencia indirecta del valor del secreto comercial.

Proteccion

A diferencia de la propiedad intelectual registrada, los secretos comerciales, por definición, no se revelan al mundo en general. En cambio, los propietarios de secretos comerciales buscan proteger la información de secretos comerciales de los competidores instituyendo procedimientos especiales para su manejo, así como medidas tecnológicas y legales de seguridad. La razón más común por la que surgen disputas sobre secretos comerciales es cuando los ex empleados de empresas que contienen secretos comerciales se van a trabajar para un competidor y se sospecha que tomaron o usaron información confidencial valiosa perteneciente a su ex empleador.Las protecciones legales incluyen acuerdos de no divulgación (NDA) y cláusulas de trabajo por contrato y de no competencia. En otras palabras, a cambio de una oportunidad de ser empleado por el poseedor de secretos, un empleado puede firmar acuerdos para no revelar la información de propiedad de su posible empleador, para entregar o asignar a su empleador los derechos de propiedad del trabajo intelectual y los productos del trabajo producidos durante el curso (o como condición) del empleo, y no trabajar para un competidor durante un período de tiempo determinado (a veces dentro de una región geográfica determinada). La violación del acuerdo generalmente conlleva la posibilidad de fuertes sanciones financieras que funcionan como un desincentivo para revelar secretos comerciales. La información comercial secreta se puede proteger a través de acciones legales que incluyen una medida cautelar que previene violaciones de confidencialidad, daños monetarios y, en algunos casos, daños punitivos y honorarios de abogados también. En circunstancias extraordinarias, unla incautación ex parte bajo la DTSA también permite que el tribunal incaute bienes para evitar la propagación o difusión del secreto comercial. Sin embargo, puede ser muy difícil probar el incumplimiento de un NDA por parte de un antiguo interesado que trabaja legalmente para un competidor o que gana una demanda por incumplimiento de una cláusula de no competencia. El titular de un secreto comercial también puede requerir acuerdos similares de otras partes con las que trata, como proveedores, licenciatarios y miembros de la junta.

Dado que una empresa puede proteger su información confidencial a través de NDA, contratos de trabajo por contrato y contratos de no competencia con sus partes interesadas (dentro de las limitaciones de la legislación laboral, incluida únicamente la restricción que sea razonable en cuanto al alcance geográfico y temporal), estas medidas protectoras las medidas contractuales crean efectivamente un monopolio perpetuo sobre la información secreta que no caduca como lo haría una patente o un derecho de autor. Sin embargo, la falta de protección formal asociada con los derechos de propiedad intelectual registrados significa que no se impide que un tercero no vinculado por un acuerdo firmado duplique y utilice de forma independiente la información secreta una vez que se descubre, como por ejemplo mediante ingeniería inversa.

Por lo tanto, los secretos comerciales, como las fórmulas secretas, a menudo se protegen restringiendo la información clave a unas pocas personas de confianza. Ejemplos famosos de productos protegidos por secretos comerciales son el licor Chartreuse y Coca-Cola.

Dado que la protección de los secretos comerciales puede, en principio, extenderse indefinidamente, puede brindar una ventaja sobre la protección de patentes y otros derechos de propiedad intelectual registrados, que tienen una duración específica. La compañía Coca-Cola, por ejemplo, no tiene patente para la fórmula de Coca-Cola y ha sido efectiva en protegerla por muchos más años que los 20 años de protección que hubiera brindado una patente. De hecho, Coca-Cola se negó a revelar su secreto comercial por orden de al menos dos jueces.

Malversación

Las empresas a menudo intentan descubrir los secretos comerciales de las demás mediante métodos legales de ingeniería inversa o caza furtiva de empleados, por un lado, y métodos potencialmente ilegales, incluido el espionaje industrial, por el otro. Los actos de espionaje industrial generalmente son ilegales por derecho propio según las leyes vigentes y las sanciones pueden ser severas. La importancia de esa ilegalidad para la ley de secretos comerciales es: si un secreto comercial se adquiere por medios indebidos (un concepto algo más amplio que "medios ilegales" pero que incluye tales medios), entonces generalmente se considera que el secreto ha sido objeto de apropiación indebida.. Por lo tanto, si un secreto comercial ha sido adquirido a través de espionaje industrial, su adquirente probablemente estará sujeto a responsabilidad legal por haberlo adquirido indebidamente⁠ ⁠; no obstante, el titular del secreto comercial está obligado a protegerse contra dicho espionaje hasta cierto punto. con el fin de salvaguardar el secreto, como en la mayoría de los regímenes de secretos comerciales, no se considera que existe un secreto comercial a menos que su supuesto titular tome medidas razonables para mantener su secreto.

Historia

Derecho romano

Los comentaristas que comienzan con A. Arthur Schiller afirman que los secretos comerciales estaban protegidos por la ley romana mediante un reclamo conocido como actio servi corrupti, interpretado como una "acción para empeorar a un esclavo" (o una acción para corromper a un sirviente). El derecho romano se describe de la siguiente manera:

[E]l propietario romano de una marca o nombre comercial estaba legalmente protegido contra el uso desleal por parte de un competidor a través de la actio servi corrupti... que los juristas romanos usaban para otorgar beneficios comerciales bajo la apariencia de acciones de derecho privado. "Si, como cree el escritor [escribe Schiller], varios casos privados de acción estaban disponibles para satisfacer las necesidades comerciales, el estado estaba actuando exactamente de la misma manera que lo hace en la actualidad".

La sugerencia de que la ley de secretos comerciales tiene sus raíces en el derecho romano se introdujo en 1929 en un artículo de Columbia Law Review llamado "Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti ", que se ha reproducido en Schiller, An American Experience in Roman Law. 1 (1971). Véase Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded, en 19. Sin embargo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, Alan Watson, argumentó en Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded que la actio servi corrupti no se utilizó para proteger los secretos comerciales, pág. 19. Más bien, explicó:

Schiller está tristemente equivocado en cuanto a lo que estaba pasando.... La actio servi corrupti presumiblemente o posiblemente podría usarse para proteger secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. Ese no era su propósito y fue, a lo sumo, un spin-off incidental. Pero no hay la más mínima evidencia de que la acción haya sido alguna vez tan utilizada. En este sentido la actio servi corrupti no es única. Exactamente lo mismo puede decirse de muchas acciones de derecho privado, incluidas las de robo, daño a la propiedad, depósito y producción de bienes. Supongo que todos estos podrían usarse para proteger secretos comerciales, etc., pero no hay evidencia de que lo fueran. Es extraño ver en cualquier grado la actio servi corrupti romana como la contrapartida de la ley moderna para la protección de los secretos comerciales y otros intereses comerciales similares.

Siglo 19

La ley de secretos comerciales tal como se conoce hoy en día hizo su primera aparición en Inglaterra en 1817 en Newbery v. James, y en los Estados Unidos en 1837 en Vickery v. Welch. Si bien esos casos involucraron las primeras causas de acción de derecho consuetudinario conocidas basadas en un concepto moderno de leyes de secreto comercial, ninguno involucró medidas cautelares; más bien, involucraron daños solamente. En Inglaterra, el primer caso que involucró medidas cautelares se produjo en 1820 en Yovatt v Winyard, mientras que en los Estados Unidos, tomó hasta el caso de 1866 Taylor v. Blanchard.

La ley de secretos comerciales siguió evolucionando en los Estados Unidos como una mezcolanza de leyes estatales. En 1939, el American Law Institute emitió la Restatement of Torts, que contiene un resumen de las leyes de secretos comerciales en todos los estados, que sirvió como recurso principal hasta la última parte del siglo. Sin embargo, a partir de 2013, solo cuatro estados (Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas) aún confían en la Reformulación como su principal fuente de orientación (aparte de su cuerpo de jurisprudencia estatal). También se ha teorizado recientemente que la doctrina de los secretos comerciales debería proteger la información personal competitivamente valiosa de los ejecutivos de la empresa, en un concepto conocido como "secretos comerciales ejecutivos".

Mundial

Naciones de la Commonwealth

En las jurisdicciones de common law del Commonwealth, la confidencialidad y los secretos comerciales se consideran un derecho equitativo más que un derecho de propiedad.

Inglaterra y Gales

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso de Saltman Engineering Co Ltd contra Campbell Engineering Ltd sostuvo que la acción por abuso de confianza se basa en el principio de preservar la "buena fe".

La prueba para una causa de acción por abuso de confianza en el mundo del common law se establece en el caso de Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd:

• La información en sí debe tener la necesaria calidad de confianza sobre ella;
• Esa información debe haber sido impartida en circunstancias que impongan una obligación de confidencialidad;
• Debe haber un uso no autorizado de esa información en perjuicio de quien la comunica.

La "calidad de confianza" destaca que los secretos comerciales son un concepto legal. Con suficiente esfuerzo o mediante actos ilegales (como allanamiento de morada), los competidores generalmente pueden obtener secretos comerciales. Sin embargo, siempre que el propietario del secreto comercial pueda probar que se han realizado esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la información, la información seguirá siendo un secreto comercial y, en general, permanecerá protegida legalmente. Por el contrario, los propietarios de secretos comerciales que no pueden demostrar esfuerzos razonables para proteger la información confidencial corren el riesgo de perder el secreto comercial, incluso si los competidores obtienen la información de manera ilegal. Es por esta razón que los propietarios de secretos comerciales trituran los documentos y no los reciclan simplemente.

Un demandante exitoso tiene derecho a varias formas de desagravio judicial, que incluyen:

• una orden judicial
• Una cuenta de ganancias o una adjudicación de daños
• Una declaración

Hong Kong

Hong Kong no sigue el enfoque tradicional de la Commonwealth, sino que reconoce los secretos comerciales cuando una sentencia del Tribunal Superior indica que la información confidencial puede ser un derecho de propiedad.

Unión Europea

La UE adoptó una Directiva sobre la protección de los secretos comerciales el 27 de mayo de 2016. El objetivo de la directiva es armonizar la definición de secretos comerciales de acuerdo con las normas internacionales existentes y los medios para obtener la protección de los secretos comerciales dentro de la UE.

Estados Unidos

Dentro de los EE. UU., los secretos comerciales generalmente abarcan la información patentada de una empresa que generalmente no es conocida por sus competidores y que proporciona a la empresa una ventaja competitiva.

Aunque la ley de secretos comerciales evolucionó bajo el derecho consuetudinario estatal, antes de 1974, la pregunta de si la ley de patentes prevalecía sobre la ley estatal de secretos comerciales no había sido respondida. En 1974, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió la decisión histórica, Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., que resolvió la cuestión a favor de permitir que los estados desarrollen libremente sus propias leyes de secretos comerciales.

Ley del Estado

En 1979, varios estados de EE. UU. adoptaron la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), que fue enmendada nuevamente en 1985, y aproximadamente 47 estados adoptaron alguna variación de la misma como base para la ley de secretos comerciales. Otro desarrollo significativo es la Ley de Espionaje Económico (EEA) de 1996 (18 USC §§ 1831–1839), que convierte el robo o la apropiación indebida de un secreto comercial en un delito federal.

Esta ley contiene dos disposiciones que penalizan dos tipos de actividad.

1. 18 USC § 1831(a), tipifica como delito el robo de secretos comerciales para beneficiar a potencias extranjeras.
2. 18 USC § 1832, tipifica como delito su robo con fines comerciales o económicos.

Las sanciones legales son diferentes para los dos delitos. El EEE se amplió en 2016 para permitir que las empresas presenten demandas civiles en un tribunal federal.

Ley Federal

El 11 de mayo de 2016, el presidente Obama firmó la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), 18 USC §§ 1839 et seq., que por primera vez creó una causa de acción federal por apropiación indebida de secretos comerciales. La DTSA establece un derecho privado de acción por daños y perjuicios y una orden judicial y una acción civil por orden judicial presentada por el Fiscal General.

El estatuto siguió las leyes estatales sobre responsabilidad en una parte significativa, definiendo los secretos comerciales de la misma manera que la Ley Uniforme de Secretos Comerciales como,

"todas las formas y tipos de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluidos patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sea tangible o intangible, y si o cómo se almacena, compila o memoriza física, electrónica, gráfica, fotográfica o por escrito si (A) el propietario de la misma ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y (B) la información se deriva de forma independiente valor económico, real o potencial, de no ser generalmente conocido por otra persona que pueda obtener valor económico de la divulgación o el uso de la información, y de no ser fácilmente determinable a través de los medios apropiados”.

Sin embargo, la ley contiene varias diferencias importantes con la ley anterior.

1. Debido a que es una ley federal, los casos de secretos comerciales pueden procesarse en tribunales federales con ventajas procesales concomitantes.
2. Dispone el recurso inusual de incautación preliminar de "bienes necesarios para evitar la propagación o difusión del secreto comercial", 18 USC §1836
3. Dispone remedios para incluir regalías en casos apropiados y daños ejemplares hasta dos veces los daños reales en casos de apropiación "deliberada y maliciosa", 18 USC §1836(b)(3).

La DTSA también aclara que un residente de los Estados Unidos (incluida una empresa) puede ser responsable de la apropiación indebida que tenga lugar fuera de los Estados Unidos, y cualquier persona puede ser responsable siempre que un acto en apoyo de la apropiación indebida tenga lugar en los Estados Unidos. 18 USC §1837. La DTSA otorga a los tribunales amplios poderes de orden judicial. 18 USC §1836(b)(3).

La DTSA no se adelanta ni suplanta las leyes estatales, pero proporciona una causa de acción adicional. Debido a que los estados varían significativamente en su enfoque de la doctrina de "divulgación inevitable", su uso tiene una aplicación limitada, si alguna, bajo la DTSA, 18 USC§1836(b)(3)(A).

Comparación con otros tipos de leyes de propiedad intelectual

En los Estados Unidos, los secretos comerciales no están protegidos por ley de la misma manera que las patentes o las marcas registradas. Históricamente, las marcas registradas y las patentes están protegidas por estatutos federales, la Ley Lanham y la Ley de Patentes, respectivamente, mientras que los secretos comerciales generalmente están protegidos por leyes estatales, y la mayoría de los estados han promulgado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), excepto Massachusetts, Nueva York. y Carolina del Norte. Sin embargo, desde 2016 esta situación cambió con la promulgación de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), que hace que los secretos comerciales también estén protegidos por una ley federal. Una de las diferencias entre patentes y marcas registradas, por un lado, y secretos comerciales, por el otro, es que un secreto comercial está protegido solo cuando el propietario ha tomado medidas razonables para proteger la información como secreto (ver 18 USC § 1839 (3)(A)).

Comparación con las marcas registradas

Las naciones tienen diferentes políticas de marcas registradas. Suponiendo que la marca en cuestión cumpla con otros estándares de protección, las marcas generalmente están protegidas contra infracciones porque otros usos pueden confundir a los consumidores en cuanto al origen o la naturaleza de los productos una vez que la marca se ha asociado con un proveedor en particular. Se aplican consideraciones similares a las marcas de servicio y la imagen comercial.

Por definición, una marca registrada no goza de protección (quarmark) hasta que ya menos que sea "divulgada" a los consumidores, ya que solo entonces los consumidores pueden asociarla con un proveedor o fuente de la manera requerida. (Sin embargo, el hecho de que una empresa planee usar una determinada marca comercial podría protegerse como secreto comercial hasta que la marca se haga pública).

Para adquirir derechos de marca registrada bajo la ley estadounidense, uno simplemente debe usar la marca "en el comercio". Es posible registrar una marca en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal. El registro de marcas confiere algunas ventajas, incluida una mayor protección en ciertos aspectos, pero no se requiere el registro para obtener protección. El registro puede ser necesario para presentar una demanda por infracción de marca registrada.

Comparación con las patentes

Para adquirir una patente, la información completa sobre el método o producto debe ser proporcionada a la oficina de patentes y luego de su publicación o emisión, estará disponible para todos. Después de la expiración de la patente, los competidores pueden copiar el método o producto legalmente. El monopolio temporal sobre el objeto de la patente se considera una compensación por la divulgación de la información al público.

Puede ser posible obtener protección de patente para un secreto comercial. Para obtener una patente, el inventor debe divulgar la invención, de modo que otros puedan fabricarla y utilizarla. Para obtener una patente en los Estados Unidos, se debe divulgar cualquier preferencia por el modo de practicar la invención. A menudo, una invención se mejorará después de presentar la solicitud de patente y se aprenderá información adicional. Ninguna de esa información adicional debe divulgarse a través del proceso de solicitud de patente y, por lo tanto, puede mantenerse como secreto comercial.Esa información no divulgada a menudo aumentará la viabilidad comercial de la patente. La mayoría de las licencias de patentes incluyen cláusulas que requieren que el inventor revele cualquier secreto comercial que tenga, y los licenciantes de patentes deben tener cuidado de mantener sus secretos comerciales mientras otorgan la licencia de una patente a través de medios tales como el uso de un acuerdo de no divulgación.

En comparación con las patentes, las ventajas de los secretos comerciales son que un secreto comercial no está limitado en el tiempo (sigue "indefinidamente mientras el secreto no se revele al público", mientras que una patente solo está en vigor durante un tiempo específico, después de que otros puedan copiar libremente la invención), un secreto comercial no implica ningún costo de registro, tiene un efecto inmediato, no requiere el cumplimiento de ninguna formalidad y no implica ninguna divulgación de la invención al público. Las desventajas de los secretos comerciales incluyen que "otros pueden descubrir legalmente el secreto y luego tener derecho a usarlo", "otros pueden obtener protección de patente para secretos legalmente descubiertos", y un secreto comercial es más difícil de hacer cumplir que una patente..

Crítica

Las reglamentaciones sobre secretos comerciales que enmascaran la composición de los agentes químicos en los productos de consumo han sido criticadas por permitir que los poseedores de secretos comerciales oculten la presencia de sustancias potencialmente dañinas y tóxicas. Se ha argumentado que al público se le está negando una imagen clara de la seguridad de tales productos, mientras que los competidores están bien posicionados para analizar su composición química. En 2004, National Environmental Trust probó 40 productos de consumo comunes; en más de la mitad de ellos encontraron sustancias tóxicas que no figuran en la etiqueta del producto.

Casos

• Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc., 297 A.2d 433 (Del. Ch. 1971): protección y divulgación de documentos de diseño.
• Productos del bosque de Rivendel. v. Georgia-Pacific Corp., 28 F.3d 1042: secretos comerciales y sistemas de software.
• IBM v. Papermaster (No. 08-9078, 2008 Dist. de EE. UU.): Mark Papermaster pasó de IBM a Apple Computer en 2008.
• Du Pont de Nemours and Company v. Kolon Industries Incorporated, Nos. 10-1103, 10-1275. Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos. Argumentado del 26 de octubre de 2010 al 11 de marzo de 2011. Caso de secretos comerciales relacionado con la fibra de Kevlar, que resultó en una adjudicación a DuPont de ~US$920 millones.
• Silvaco Data Systems v. Intel Corp. abordó la cuestión de si la posesión de código objeto de software puede dar lugar a la apropiación indebida de secretos comerciales
• Christou v. Beatport, LLC estableció que los perfiles de MySpace podrían mantenerse como secretos comerciales.