Doctrina de primera venta

La doctrina de la primera venta (también denominada a veces "derecho de primera venta" o "regla de la primera venta") es una norma jurídica estadounidense. concepto que limita los derechos de un propietario de propiedad intelectual para controlar la reventa de productos que incorporan su propiedad intelectual. La doctrina permite la cadena de distribución de productos protegidos por derechos de autor, préstamos en bibliotecas, donaciones, alquiler de vídeos y mercados secundarios para obras protegidas por derechos de autor (por ejemplo, permitiendo a las personas vender sus libros o CD adquiridos legalmente a otros). En el derecho de marcas, esta misma doctrina permite la reventa de productos de marca después de que el titular de la marca los haya puesto en el mercado. En el caso de productos patentados, la doctrina permite la reventa de productos patentados sin ningún control por parte del titular de la patente. La doctrina de la primera venta no se aplica a los procesos patentados, que en cambio se rigen por la doctrina del agotamiento de las patentes.

Descripción general de la aplicación de la ley de derechos de autor

La ley de derechos de autor otorga al propietario de los derechos de autor un derecho exclusivo "para distribuir copias o fonogramas de la obra protegida por derechos de autor al público mediante venta u otra transferencia de propiedad, o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo". 17 U.S.C. 106(3). A esto se le llama "derecho de distribución" y difiere del "derecho de reproducción" del propietario de los derechos de autor. que implica hacer copias de las obras protegidas por derechos de autor. Más que el derecho a copiar, el derecho de distribución implica el derecho a transferir copias físicas o fonogramas (es decir, música grabada) de la obra protegida por derechos de autor. Por ejemplo, el derecho de distribución podría infringirse cuando un minorista adquiere y vende al público cintas de audio o vídeo fabricadas ilegalmente. Aunque es posible que el minorista no haya copiado la obra de ninguna manera y no haya sabido que las cintas se hicieron ilegalmente, infringe el derecho de distribución mediante la venta. El derecho de distribución permite al propietario del derecho de autor buscar reparación ante cualquier miembro de la cadena de distribución.

La doctrina de la primera venta crea una excepción básica al derecho de distribución del titular de los derechos de autor. Una vez que la obra se vende legalmente o incluso se transfiere gratuitamente, se agota el interés del propietario de los derechos de autor sobre el objeto material en el que está incorporada la obra protegida por derechos de autor. El propietario del objeto material puede entonces disponer de él como mejor le parezca. Así, quien compra un ejemplar de un libro tiene derecho a revenderlo, alquilarlo, regalarlo o destruirlo. Sin embargo, el propietario de la copia del libro no podrá hacer nuevas copias del libro porque la doctrina de la primera venta no limita las restricciones permitidas por el derecho de reproducción del propietario de los derechos de autor. El fundamento de la doctrina es impedir que el propietario de los derechos de autor restrinja la libre enajenabilidad de los bienes. Sin esta doctrina, el poseedor de una copia de una obra protegida por derechos de autor tendría que negociar con el propietario de los derechos de autor cada vez que quisiera deshacerse de su copia. Después de la transferencia inicial de propiedad de una copia legal de una obra protegida por derechos de autor, la doctrina de la primera venta elimina el derecho del titular de los derechos de autor a controlar la propiedad de esa copia específica.

La doctrina fue reconocida por primera vez por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1908 (ver Bobbs-Merrill Co. v. Straus) y posteriormente codificada en la Ley de Copyright de 1909. En el Bobbs-Merrill, el editor Bobbs-Merrill había insertado un aviso en sus libros de que cualquier venta al por menor a un precio inferior a 1 dólar constituiría una infracción de sus derechos de autor. Los demandados, propietarios de los grandes almacenes Macy, ignoraron el aviso y vendieron los libros a un precio más bajo sin el consentimiento de Bobbs-Merrill. La Corte Suprema sostuvo que el derecho legal exclusivo de "vender" se aplica únicamente a la primera venta de la obra protegida por derechos de autor.

Hoy en día, este estado de derecho está codificado en 17 U.S.C. § 109(a), que dispone:

A pesar de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 106, el titular de una copia particular o de una fonorecordia legalmente hecha bajo este título, o cualquier persona autorizada por dicho propietario, tiene derecho, sin la autoridad del propietario de los derechos de autor, a vender o disponer de la posesión de esa copia o phonorecord.

Los elementos de la doctrina de la primera venta se pueden resumir de la siguiente manera: (1) la copia se hizo legalmente con la autorización del propietario de los derechos de autor; (2) la propiedad de la copia se transfirió inicialmente bajo la autoridad del propietario de los derechos de autor; (3) el demandado es propietario legal de la copia en cuestión; y (4) el uso por parte del demandado implica únicamente el derecho de distribución; no la reproducción o algún otro derecho otorgado al propietario de los derechos de autor.

Aunque los derechos de autor siempre se han tratado como un derecho territorial limitado, en 2013 en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó la restricción territorial en la primera venta. Desde entonces, los productos protegidos por derechos de autor comprados legalmente en el extranjero (a menudo a un precio más bajo) pueden importarse y venderse legalmente en los EE. UU. sin restricciones posteriores a la venta.

Limitaciones

La doctrina de la primera venta sólo limita los derechos de distribución de los titulares de derechos de autor. Este principio a veces choca con otros derechos del titular, como el derecho de reproducción y los derechos de obra derivada. Por ejemplo, en Lee v. A.R.T. Co., el demandado compró las obras de arte del demandante en forma de tarjetas y luego las montó sobre baldosas de cerámica, cubriéndolas con resina epoxi transparente. A pesar de la afirmación del demandante de violación de su derecho a preparar trabajos derivados, el Séptimo Circuito sostuvo que el derecho de trabajo derivado no fue violado y que la venta de las baldosas por parte del demandado estaba protegida bajo la doctrina de la primera venta. Sin embargo, basándose en hechos muy similares, el Noveno Circuito en Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque A.R.T. La empresa sostuvo que se infringió el derecho del demandante a preparar trabajos derivados y que la doctrina de la primera venta no protegía al demandado en tales circunstancias.

Aplicación a copias digitales

La doctrina de la primera venta no se ajusta perfectamente a las transferencias de copias de obras digitales porque en realidad no se produce una transferencia; en cambio, el destinatario recibe una nueva copia de la obra mientras, al mismo tiempo, el remitente tiene el original. copia (a menos que esa copia se elimine, ya sea automática o manualmente). Por ejemplo, este mismo problema se desarrolló en Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., un caso que involucra un mercado en línea de música digital usada.

Los libros electrónicos tienen el mismo problema. Debido a que la doctrina de la primera venta no se aplica a los libros electrónicos, las bibliotecas no pueden prestar libremente libros electrónicos indefinidamente después de la compra. En cambio, los editores de libros electrónicos idearon modelos de negocio para vender las suscripciones a la licencia del texto. Esto da como resultado que los editores de libros electrónicos impongan restricciones sobre la cantidad de veces que un libro electrónico puede circular y/o la cantidad de tiempo que un libro permanece dentro de una colección antes de que expire la licencia de la biblioteca, entonces el libro ya no pertenece a a ellos.

La pregunta es si la doctrina de la primera venta debería reestructurarse para reflejar las realidades de la era digital. Las copias físicas se degradan con el tiempo, mientras que la información digital puede que no. Las obras en formato digital pueden reproducirse sin defectos y difundirse por todo el mundo sin mucha dificultad. Así, la aplicación de la doctrina de la primera venta a las copias digitales afecta al mercado del original en mayor medida que las transferencias de copias físicas. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos declaró que "[l]a naturaleza tangible de una copia es un elemento definitorio de la doctrina de la primera venta y fundamental para su fundamento".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, el 3 de julio de 2012, que de hecho está permitido revender licencias de software incluso si el bien digital se ha descargado directamente de Internet, y que la doctrina de la primera venta se aplica siempre que se utilice software. se vendió originalmente a un cliente por un período de tiempo ilimitado, ya que dicha venta implica una transferencia de propiedad, lo que prohíbe a cualquier fabricante de software impedir la reventa de su software por parte de cualquiera de sus propietarios legítimos. El tribunal exige que el propietario anterior ya no pueda utilizar el software con licencia después de la reventa, pero considera que las dificultades prácticas para hacer cumplir esta cláusula no deberían ser un obstáculo para autorizar la reventa, ya que también existen para el software que puede ser instalados desde soportes físicos, donde esté vigente la doctrina de primera venta. La sentencia se aplica a la Unión Europea, pero indirectamente podría llegar a América del Norte; Además, la situación podría incitar a los editores a ofrecer plataformas para un mercado secundario. En un caso notable, el Tribunal Superior de París falló en contra de Valve por no permitir la reventa de juegos desde la tienda digital Steam, exigiendo que Valve cumpliera con las directivas de la Unión Europea sobre la doctrina de primera venta en un plazo de tres meses, en espera de apelaciones.

Requisito de propiedad

Para que se aplique la doctrina de la primera venta, se requiere la propiedad legal de la copia o fonograma. Como prescribe el artículo 109(d), la doctrina de la primera venta no se aplica si la posesión de la copia se realiza "por alquiler, arrendamiento, préstamo o de otro modo sin adquirir la propiedad de la misma".

Algunos editores de software y contenido digital afirman en sus acuerdos de licencia de usuario final (EULA) que su software o contenido tiene licencia, no se vende y, por lo tanto, la doctrina de la primera venta no se aplica a sus obras. Estos editores han tenido cierto éxito en la contratación en torno a la doctrina de primera venta a través de varios acuerdos de licencia con clic, envoltura retráctil y otros acuerdos de licencia. Por ejemplo, si alguien compra canciones MP3 en Amazon.com, los archivos MP3 simplemente se le otorgan bajo licencia y, por lo tanto, es posible que no pueda revender esos archivos MP3. Sin embargo, las canciones MP3 compradas a través de iTunes Store pueden caracterizarse como canciones de "ventas" debido al lenguaje de Apple en su EULA y, por lo tanto, pueden revenderse, si se cumplen otros requisitos de la doctrina de primera venta.

Los tribunales han luchado y adoptado enfoques dramáticamente diferentes para resolver cuándo solo se concedía una licencia al usuario final en comparación con la propiedad. La mayoría de estos casos involucraban acuerdos de licencia de software. En general, los tribunales examinan más allá de la superficie de los acuerdos para concluir si crean una relación de licencia o si equivalen, en esencia, a ventas sujetas a la doctrina de primera venta según el artículo 109(a). Así, al especificar que el acuerdo otorga únicamente una "licencia" Es necesario para crear la relación de licencia, pero no es suficiente. Otros términos del acuerdo deben ser consistentes con dicha relación de licencia.

En Vernor v. Autodesk, Inc., el Noveno Circuito creó una prueba de tres factores para decidir si un acuerdo de licencia de software en particular tiene éxito en crear una relación de licencia con el usuario final. Los factores incluyen: 1) si el propietario de los derechos de autor especifica que se concede una licencia a un usuario; 2) si el propietario de los derechos de autor restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software a otros; y 3) si el propietario de los derechos de autor impone restricciones de uso notables al software. En Vernor, el acuerdo de licencia de Autodesk especificaba que conserva la propiedad del software y que al usuario sólo se le concede una licencia no exclusiva. El acuerdo también tenía restricciones contra la modificación, traducción o ingeniería inversa del software, o la eliminación de cualquier marca de propiedad del paquete o la documentación del software. El acuerdo también especificaba que el software no podía transferirse ni alquilarse sin el consentimiento por escrito de Autodesk y no podía transferirse fuera del hemisferio occidental. Con base en estos hechos, el Noveno Circuito sostuvo que el usuario es sólo un licenciatario del software de Autodesk, no un propietario y, por lo tanto, el usuario no puede revender el software en eBay sin el permiso de Autodesk.

Sin embargo, el mismo panel del Noveno Circuito que decidió Vernor v. Autodesk, se negó a aplicar Vernor'' prueba de tres factores en UMG v. Augusto a un supuesto acuerdo de licencia creado cuando UMG envió CD promocionales no solicitados a críticos musicales. Los CD promocionales' El paquete contenía el siguiente texto: "Este CD es propiedad de la compañía discográfica y se concede licencia al destinatario previsto únicamente para uso personal. La aceptación de este CD constituirá un acuerdo para cumplir con los términos de la licencia. La reventa o transferencia de posesión no está permitida y puede ser punible según las leyes federales y estatales." Augusto intentó vender estos CD en eBay y UMG argumentó que la doctrina de la primera venta no se aplicaba ya que los CD no se vendieron y solo se creó una relación de licencia. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la doctrina de la primera venta se aplica cuando se regala una copia y que los destinatarios de los CD promocionales no aceptaron los términos del acuerdo de licencia simplemente no devolviendo los CD no solicitados.

En el caso UsedSoft v Oracle, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la venta de un producto de software, ya sea mediante soporte físico o descarga, constituía una transferencia de propiedad en la legislación de la UE., por tanto se aplica la doctrina de la primera venta; el fallo viola así el principio de “licencia, no venta”; teoría jurídica, pero deja abiertas numerosas preguntas.

Importación de copias

La sección 602(a)(1) del estatuto de derechos de autor de EE. UU. establece que "la importación a los Estados Unidos, sin la autorización del propietario de los derechos de autor bajo este título, de copias o fonogramas de una obra que hayan sido adquirido fuera de los Estados Unidos es una infracción del derecho exclusivo de distribuir copias o fonogramas." Esta disposición brinda al propietario de los derechos de autor la oportunidad de impedir por completo que los productos ingresen al mercado de los Estados Unidos.

La aplicación de esta disposición creó problemas legales difíciles en el contexto de los productos del mercado gris. Los comerciantes del mercado gris compran productos genuinos en países extranjeros con un descuento significativo respecto de los precios estadounidenses. Luego importan estos productos genuinos a Estados Unidos y los venden a precios de descuento, subcotizando a los distribuidores estadounidenses autorizados. El mercado gris existe donde el precio de los bienes fuera de Estados Unidos es más bajo que el precio dentro de Estados Unidos.

A primera vista, el artículo 602(a), que prohíbe la importación no autorizada, parecería chocar con la doctrina de la primera venta, que permite la reventa de copias realizadas legalmente. La cuestión se reduce a si el artículo 602(a) crea un derecho afirmativo a prohibir toda importación no autorizada, o si la doctrina de la primera venta limita el alcance del artículo 602(a), permitiendo así la reventa de al menos algunas copias importadas realizadas legalmente..

En 1998, la Corte Suprema de los Estados Unidos en Quality King v. L'Anza determinó que la doctrina de la primera venta se aplicaba a los bienes importados al menos cuando los bienes importados se fabricaban legalmente por primera vez en los Estados Unidos. Estados Unidos, se envían al extranjero para su reventa y luego vuelven a ingresar a los Estados Unidos. Ese caso se refería a la importación de productos para el cuidado del cabello con etiquetas protegidas por derechos de autor. Una Corte Suprema unánime determinó que la doctrina de la primera venta se aplica a la importación a Estados Unidos de obras protegidas por derechos de autor (las etiquetas), que fueron fabricadas en Estados Unidos y luego exportadas.

Sin embargo, la Corte Suprema no decidió la cuestión de si los productos del mercado gris se fabrican inicialmente en el extranjero y luego se importan a los EE. UU. El Tribunal indicó que la importación de bienes fabricados fuera de los EE. UU. tal vez podría prohibirse en virtud del artículo 602(a), ya que dichos bienes no se fabricarían "legalmente bajo este título". Dichos productos podrían haber sido fabricados legalmente, ya sea por el propietario de los derechos de autor o por un licenciatario, pero no se fabricarían legalmente según la ley de derechos de autor de Estados Unidos. Más bien, se realizarían legalmente según las leyes de derechos de autor del otro país; y, por lo tanto, la doctrina de la primera venta no limitaría la restricción a la importación del artículo 602.

El caso de 2008 Omega v. Costco involucró exactamente esta cuestión no resuelta, donde el demandado Costco obtuvo relojes Omega auténticos, que presentan un diseño protegido por derechos de autor en la parte posterior de los relojes, a través del mercado gris y los revendió. en sus tiendas de EE.UU. Omega fabricó estos relojes fuera de Estados Unidos y no autorizó su importación a Estados Unidos. Basándose en el caso Quality King, el Noveno Circuito sostuvo que "la aplicación de la doctrina de primera venta a copias fabricadas en el extranjero sería inadmisible" la Ley de Derecho de Autor de forma extraterritorial. Sin embargo, el tribunal declaró que la doctrina de primera venta aún podría aplicarse a una copia fabricada en el extranjero si se importaba "con la autoridad del propietario de los derechos de autor de Estados Unidos". La Corte Suprema concedió el certiorari a Omega v. Costco y confirmó 4-4. Sin embargo, como decisión dividida en partes iguales, sentó un precedente sólo en el Noveno Circuito, no a nivel nacional.

Sin embargo, en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., en 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo en una decisión de 6 a 3 que la doctrina de la primera venta se aplica a bienes fabricados en el extranjero con el permiso del propietario de los derechos de autor y luego importados a los EE. UU.. El caso involucraba a un demandante que importaba ediciones asiáticas de libros de texto fabricados en el extranjero con el permiso del editor demandante. El acusado, sin permiso del editor, importó los libros de texto y los revendió en eBay. La decisión de la Corte Suprema limita severamente la capacidad de los titulares de derechos de autor de cobrar precios muy diferentes en diferentes mercados debido a la facilidad del arbitraje. La decisión elimina el incentivo para que los fabricantes estadounidenses trasladen su fabricación al extranjero simplemente en un intento de eludir la doctrina de la primera venta.

Excepciones

Récord de alquileres

La Enmienda sobre el alquiler de discos de 1984, codificada en 17 USC §109(b), prohíbe al propietario de un fonograma que incorpore una grabación sonora u obra musical alquilarlo al público para obtener una ventaja comercial directa o indirecta. Esta excepción fue diseñada para impedir que las tiendas de música alquilaran discos y facilitar así la copia en el hogar.

La Sección 109(b) es una excepción a la doctrina de la primera venta, pero está limitada de varias maneras. Se aplica únicamente a alquileres, y no a reventa u otras transferencias. También se limita a un subconjunto de grabaciones sonoras: únicamente aquellas grabaciones sonoras que contienen únicamente una obra musical. No se aplica a grabaciones de sonido que contengan otro contenido, como comentarios o bandas sonoras de diálogos, ni a grabaciones de sonido no musicales, por ejemplo audiolibros. Por último, las bibliotecas y las instituciones educativas están exentas de esta restricción, pudiendo alquilar o prestar grabaciones sonoras musicales.

Alquiler de software

La Ley de Enmiendas de Alquiler de Software de Copyright de 1990 modificó aún más el artículo 109(b) para prohibir el alquiler de software informático para obtener ventajas comerciales directas o indirectas. La excepción no se aplica al préstamo de una copia por parte de una biblioteca sin fines de lucro para fines sin fines de lucro, siempre que la biblioteca coloque una advertencia adecuada. La enmienda también excluyó específicamente:

• Un programa informático que se encarna en una máquina o producto y que no se puede copiar durante la operación ordinaria o el uso de la máquina o producto; o
• Un programa informático encarnado o utilizado en conjunto con un ordenador de propósito limitado que está diseñado para jugar videojuegos y puede ser diseñado para otros propósitos.

Descripción general de la aplicación de la ley de marcas

Con referencia al comercio de mercancías tangibles, como la venta al por menor de productos que llevan una marca registrada, la doctrina de la primera venta sirve para inmunizar a un revendedor de responsabilidad por infracción.

Un principio rector para determinar si una reventa está protegida por el principio de primera venta es que cualquier "diferencia material" entre un vendedor no autorizado y un vendedor no autorizado por el titular de la marca.

Dicha protección al revendedor se extiende hasta el punto en que dichos productos no hayan sido alterados para que sean materialmente diferentes de los que provienen del propietario de la marca. Alteraciones o "diferencias materiales" no tiene que ser de naturaleza física, pero también puede aplicarse a garantías y servicios ofrecidos por el titular de la marca. La noción de tenencia es que si alguna alteración constituye "diferencias materiales" entre los bienes originarios del titular de los derechos de autor y el artículo vendido. De modo que la venta "pueda inducir a error al consumidor y dañar el fondo de comercio del propietario [de la marca]".

Falta de controles de calidad comparables

El propietario de una marca registrada puede superar la defensa de la doctrina de la primera venta si puede demostrar que el revendedor no autorizado está utilizando la marca en productos que carecen de sus estándares de control de calidad. Los tribunales han identificado una prueba de cuatro puntos que el propietario de una marca debe satisfacer:

1. Mantiene un conjunto sustancial de normas y procedimientos de control de calidad para sus productos;
2. Aplica sistemáticamente esas normas y procedimientos;
3. El revendedor no está cegado por estas normas; y
4. Es probable que la venta de productos que no cumplan con las normas del propietario de la marca comercial confunda a los consumidores y dañe el valor de la marca.