Uso indebido de patentes

En la ley de patentes de los Estados Unidos, el uso indebido de patentes es el uso de una patente por parte del titular de una patente para restringir el comercio más allá de hacer cumplir los derechos exclusivos que proporciona una patente obtenida legalmente. Si un tribunal determina que el titular de una patente cometió un uso indebido de la patente, el tribunal puede dictaminar que el titular de la patente ha perdido el derecho a hacer valer la patente. El uso indebido de patentes que restringe sustancialmente la competencia económica también puede violar la ley antimonopolio de los Estados Unidos.

Definición

El uso indebido de patentes es el uso indebido de los derechos de patente por parte del propietario de la patente, hablando de manera muy general, para ampliar el alcance o el plazo de la patente. Ejemplos de tal uso indebido de patentes incluyen obligar a los clientes a aceptar pagar regalías por productos no patentados o pagar regalías por una patente vencida. Este tipo de uso indebido de patentes puede tener lugar sin violar las leyes antimonopolio. Pero viola tales políticas de la ley de patentes de EE. UU., ya que el monopolio de una patente se limita a lo que cubren sus reclamos y una vez que la patente expira, el público tiene derecho ilimitado a practicar el tema anteriormente reclamado.

El uso indebido de patentes también puede ocurrir cuando la conducta del titular de la patente es una violación de las leyes antimonopolio. Por ejemplo, una empresa que compre todas las patentes en un campo determinado (mercado relevante) para detener la competencia estaría haciendo un uso indebido de las patentes y (suponiendo que se cumplan otros requisitos legales) también violaría la sección 7 de la Ley Clayton (15 USC § 18) y la sección 2 de la Ley Sherman (15 USC § 2). Otro uso indebido de patentes antimonopolio incluye (nuevamente suponiendo que se cumplan otros requisitos legales) el control ejercido por un licenciante sobre el precio que varios licenciatarios cobran por un producto o servicio; intentar hacer cumplir una patente que el titular de la patente sabe que no es válida o que no se ha infringido; y vender bienes patentados bajo la condición, acuerdo o entendimiento de que el comprador no comerciará con los bienes de un competidor del vendedor.

Historia

A principios del siglo XX, el uso indebido de patentes aún no era una defensa bien reconocida contra la infracción de patentes, aunque se reconoció en Adams v. Burke en 1873. Los tribunales en ese momento reconocían relativamente pocas limitaciones a los derechos de los titulares de patentes. En 1912, la Corte Suprema no reconoció una doctrina de uso indebido de patentes en Henry v. AB Dick Co., un caso en el que la licencia de una patente estaba vinculada a la compra de otro producto. Según el Tribunal, debido a que el propietario de una patente tenía mayor derecho a retirar por completo su producto patentado del mercado, tenía el derecho inherente menor de retirarlo selectivamente a las personas que no compraron otros productos.

Sin embargo, esta doctrina del derecho inherente fue expresamente rechazada unos años más tarde, en Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. En ese caso, el juez Holmes (que había sido mayoría en el caso AB Dick), ahora en desacuerdo, argumentó que debido a que el propietario de una tetera patentada "puede mantener su dispositivo completamente fuera de uso... No puedo entender por qué no puede mantenerlo fuera de uso a menos que el titular de la licencia o, en realidad, el comprador " aceptará comprar su té al propietario de la patente. Pero la mayoría rechazó esta doctrina de los "derechos inherentes" de los titulares de patentes. Explicó:

[E]l argumento [es] que, dado que el titular de la patente puede negar su patente por completo al uso público, lógica y necesariamente se le debe permitir imponer cualquier condición que elija sobre cualquier uso que pueda permitir de ella. El defecto en este pensamiento surge de la sustitución de la inferencia y el argumento por el lenguaje de la ley, y de la falta de distinción entre los derechos que la ley de patentes otorga al inventor y los que puede hacer valer contra todo el mundo a través de una infracción. procedimiento y los derechos que puede crear para sí mismo por contrato privado, que, sin embargo, están sujetos a las reglas de la ley general, a diferencia de las de la patente. Si bien es cierto que, según los estatutos tal como eran (y ahora son), el titular de una patente podría negar el uso público de su máquina patentada, sin embargo,

Un año después del caso AB Dick, en Bauer & Cie. v. O'Donnell, la Corte Suprema comenzó a cambiar su perspectiva al sostener que, aunque los titulares de patentes podían controlar la fabricación, el uso y la venta de productos patentados con acuerdos de licencia, podían no utilizar acuerdos de licencia para controlar el precio de reventa de los productos patentados vendidos por el titular de la patente. Después del caso Motion Picture Patents, la marea comenzó a correr con más fuerza contra las prácticas restrictivas de patentes.

Caso de ley

Orígenes y desarrollo

En 1917, la Corte Suprema revocó la decisión de cuatro años de Henry v. AB Dick Co. y estableció el uso indebido de patentes como una defensa afirmativa contra la infracción de derechos de autor. En Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., la Corte Suprema sostuvo que exigir que un proyector de películas patentado solo se use para proyectar películas autorizadas por el titular de la patente era inaplicable y constituía un uso indebido de la patente. El Tribunal concluyó que el intento del titular de la patente de extender su poder de monopolio más allá de los derechos que le confería el estatuto de la patente no era equitativo, y debido a las "manos sucias" del titular de la patente, el tribunal, como tribunal de equidad, no le concedería reparación. Al explicar su fallo, la Corte dijo:

[N]osotros estamos convencidos de que el derecho exclusivo que se otorga en toda patente debe limitarse a la invención descrita en las reivindicaciones de la patente, y que no es competencia del titular de una patente, mediante aviso adherido a su máquina, en extender el alcance de su monopolio de patente restringiendo su uso a los materiales necesarios para su operación, pero que no son parte de la invención patentada, o enviar sus máquinas a los canales de comercio del país sujeto a condiciones en cuanto a uso o regalías a pagar, que se impondrán posteriormente a discreción del titular de la patente. La ley de patentes no garantiza tal práctica, y el costo, la inconveniencia y la molestia para el público que ocasionaría la conclusión opuesta la prohibirían.

Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., aclaró que exigir a los licenciatarios de patentes que compren otros productos como condición de una licencia de patente ("vinculación de productos") era un uso indebido. American Patents Development Corp. tenía una patente para un recinto de transporte de hielo seco. Requería que sus clientes solo usaran su recinto para transportar hielo seco de su distribuidor exclusivo. La Corte Suprema sostuvo que el uso de patentes para controlar las compras de otros productos por parte del comprador de un gabinete era un uso indebido de patentes. (En un caso separado unos meses después, la Corte Suprema sostuvo que la patente de Carbice no era válida).

La Corte Suprema sostuvo que el mal uso de la patente hizo que la patente no se pudiera hacer cumplir con respecto a la compensación monetaria en Morton Salt Co. v. GS Suppiger Co. Suppiger Co. poseía una patente sobre las máquinas dispensadoras de tabletas de sal que fabricaba. El acuerdo de venta de las máquinas requería que los clientes compraran tabletas de sal exclusivamente de Suppiger. Morton Salt Co., un competidor que también vendía tabletas de sal, fabricaba y arrendaba máquinas dispensadoras que infringían la patente de Suppiger. La Corte Suprema negó a Suppiger Co. compensación por la infracción de Morton Salt, sosteniendo que la patente de Suppiger era inaplicable porque la estaba usando para restringir la competencia en la sal no patentada. El Tribunal dijo que su fallo no sería diferente si Morton Salt no fuera un competidor de Suppiger.El Tribunal agregó que el uso indebido se puede encontrar en una conducta que no llega a ser una violación antimonopolio.

Brulotte v Thys Co., estableció que intentar cobrar regalías después de que expiró una patente fue un uso indebido. El Sr. Brulotte compró una máquina cosechadora de lúpulo de Thys Co. Tras la compra, Brulotte aceptó un acuerdo de licencia que requería pagos de regalías anuales más allá de la duración de la patente de Thys. Cuando Brulotte se dio cuenta de que los términos del contrato excedían la duración de la patente, dejó de pagar las regalías. El Tribunal Supremo sostuvo que el contrato entre Brulotte y Thys no era exigible una vez que expiraba la última patente licenciada, porque la licencia ampliaba el plazo de protección de la patente más allá de la duración de la patente. En junio de 2015, la Corte Suprema reafirmó el caso Brulotte.

En Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., la Corte Suprema estableció que exigir un porcentaje de las ventas de productos patentados y no patentados de un licenciatario a cambio de una licencia era un uso indebido. Hazeltine Research exigió que Zenith pagara un porcentaje total de todas sus ventas para obtener la licencia de las patentes de Hazeltine. El tribunal dictaminó que este requisito de licencia era un uso indebido de la patente, aunque podría no ser una violación antimonopolio porque el impacto anticompetitivo puede haber sido demasiado leve. Esta decisión reafirmó una línea de decisiones de uso indebido de patentes de la Corte Suprema que sostienen que el impacto competitivo de una práctica restrictiva podría no llegar a ser una violación antimonopolio y, sin embargo, ser un uso indebido.

Otras formas de uso indebido de patentes reconocidas por las decisiones de los tribunales de apelación pero que aún no han sido abordadas en detalle por la Corte Suprema incluyen:

• Vincular la compra de materiales no patentados como condición de una licencia de patente, cuando el efecto es sustancialmente anticompetitivo en un mercado relevante sobre el cual la patente tiene poder de mercado.
• Vincular una licencia de patente a otra, donde la patente vinculante tiene poder de mercado.
• Exigir a un licenciatario que no fabrique un producto competitivo como condición para obtener una licencia de patente.
• Requerir a un licenciatario que ceda o ceda en exclusiva la licencia de patentes relacionadas subsiguientes, cuando el efecto sea sustancialmente anticompetitivo.
• Licenciante otorga a los licenciatarios poder de veto sobre licencias adicionales.

Cambios recientes

Windsurfing v. AMF sostuvo que una defensa por uso indebido de patente debe demostrar que el comportamiento del titular de la patente perjudica a la competencia. Este caso también aclaró que si la Corte Suprema ya había sostenido que un arreglo de licencia en particular era un uso indebido, el infractor no tenía que establecer que era anticompetitivo. Sin embargo, si la Corte Suprema no se hubiera pronunciado sobre el acuerdo de licencia, el infractor tiene que demostrar que el acuerdo perjudica la competencia. Sin embargo, unos meses más tarde, el Circuito Federal se retiró del windsurf en Senza-Gel Corp. v. Seiffhart. En respuesta a una pregunta certificada, el tribunal reconoció que "como ha dicho el Tribunal Supremo, el acto del titular de la patente puede constituir un uso indebido de la patente sin llegar al nivel de una violación antimonopolio".Citando la sugerencia contraria en Windsurfing, el tribunal explicó:

Los comentaristas y los tribunales han cuestionado la lógica que aparece en las opiniones de la Corte Suprema que tratan sobre el uso indebido en vista de la teoría económica reciente y las decisiones de la Corte Suprema en contextos de no uso indebido. Sin embargo, estamos obligados a adherirnos a la guía existente de la Corte Suprema en el área hasta que el Congreso o la Corte Suprema indiquen lo contrario.

En Princo Corp. contra la Comisión de Comercio Internacional, el Circuito Federal sostuvo que las violaciones de la ley antimonopolio que involucran patentes no siempre son uso indebido de patentes. Philips, Sony y otros fabricantes desarrollaron tecnología patentada para crear CD que podían reescribirse varias veces (CD-RW). Philips otorgó la licencia de estas patentes a los fabricantes de reproductores y lectores de CD (para que pudieran desarrollar reproductores y lectores de CD que funcionaran con CD-RW). Princo Corp., uno de los licenciatarios, dejó de pagar derechos de autor a Philips, pero siguió fabricando discos legibles utilizando la tecnología de Phillips. Phillips presentó una queja ante la Comisión de Comercio Internacional y Princo respondió alegando que Sony y Phillips estaban usando sus patentes para suprimir la competencia. En apelación, En pleno, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal sostuvo que Sony y Phillips no habían ampliado el alcance de su patente de una manera prohibida por casos anteriores del Tribunal Supremo. Es decir, la violación supuestamente no "aprovechó" la patente en cuestión. Según un comentarista, los expertos en patentes han especulado que esta opinión reducirá significativamente el alcance del uso indebido.

En Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, el 22 de junio de 2015, la Corte Suprema se negó a anular Brulotte v. Thys Co., debido a la decisión de stare. El Tribunal señaló que "el Congreso ha rechazado múltiples oportunidades para revertir Brulotte " y "el Congreso ha rechazado proyectos de ley que habrían reemplazado la regla per se de Brulotte con el mismo análisis de estilo antimonopolio que Kimble ahora insta". Además, sostuvo el Tribunal, no había una buena razón para invalidar Brulotte: " Los fundamentos estatutarios y doctrinales de Brulotte no se han erosionado con el tiempo". El estatuto de patentes en cuestión en Brulottees esencialmente sin cambios. Los precedentes en los que se basó el Tribunal Brulotte, al igual que otras decisiones que imponen la fecha límite de una patente, siguen siendo de buena ley. Y la "estrecha relación de Brulotte con toda una red de [otros] precedentes significa que revertirla podría amenazar a otros".

Además, la Corte rechazó los argumentos de Kimble de que la doctrina Brulotte debería ser anulada porque la práctica que prohíbe no es anticompetitiva y no viola las leyes antimonopolio. El Tribunal encontró este argumento fuera de lugar: "Pero Brulotte es una patente más que un caso antimonopolio", insistió. Según el análisis legal del Tribunal, "la política de patentes (no antimonopolio) dio lugar a la conclusión del Tribunal de que los contratos de regalías posteriores a la patente son inaplicables, absolutamente 'independientemente de un efecto demostrable sobre la competencia'". Anteriormente en su opinión, el Tribunal explicó que estaba bien establecido que era "la política de la ley de patentes [establecer] un 'dominio público posterior a la expiración'La opinión de la mayoría es, por lo tanto, una fuerte reprimenda a aquellos analistas que buscan hacer de la doctrina del uso indebido una especie de ley antimonopolio mezquina, en la que los principios de análisis antimonopolio dominan sobre las políticas exclusivas de la ley de patentes; Kimble reafirma muchas decisiones anteriores de la Corte Suprema que sostienen que el uso indebido se puede encontrar en una conducta que no viole las leyes antimonopolio.

Límites del Congreso al uso indebido de patentes

El Congreso limitó la defensa afirmativa por uso indebido de patentes tanto en 1952 como en 1998, lo que resultó en 35 USC § 271(d) de la Ley de Patentes.

Revisión de la Ley de Patentes en 1952

En 1952, el Congreso agregó disposiciones a la Ley de Patentes eximiendo explícitamente del uso indebido de patentes simplemente cobrando regalías, otorgando licencias y demandando para hacer cumplir las patentes contra la infracción concurrente. Estas disposiciones se encuentran en 35 USC § 271(d).

Ley de reforma del uso indebido de patentes de 1988

En 1988, el Congreso promulgó una legislación que redujo el alcance del uso indebido de patentes mediante la creación de puertos seguros para los titulares de patentes en 35 USC § 271(d). Aclaró que los titulares de patentes no abusaron de sus patentes al demandar a las personas que crean productos que podrían usarse para infringir patentes (infracción contributiva). Exigir a las personas que compren otra licencia o producto para obtener un producto patentado tampoco es un uso indebido, a menos que el titular de la patente tenga "poder de mercado".

Recurso

La mayoría de los tipos de uso indebido se pueden borrar (o "purgar") para que la patente vuelva a ser válida al abandonar la práctica de uso indebido y hacer que sus efectos se disipen por completo. Sin embargo, el fraude o la conducta inequitativa en la adquisición de patentes no es purgable.

Críticas y apoyo.

Los críticos de la defensa del uso indebido de patentes argumentan que es anacrónica, que debería estar limitada por la regla antimonopolio de la razón y que se ha reducido al olvido desde 1988 por sentencias judiciales como Princo Corp. contra la Comisión de Comercio Internacional. Los defensores de la defensa del uso indebido de patentes sugieren que podría ser una defensa contra litigios presentados por trolls de patentes. El uso de esta doctrina para impugnar demandas por infracción de patentes por parte de entidades que no ejercen puede requerir que los tribunales impugnen el precedente establecido en Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. La Corte Suprema rechazó algunas de estas críticas en Kimble v. Marvel, que reafirmó Brulotte c. Thys Co.y afirmó que el uso indebido se rige por la política de patentes en lugar de la política antimonopolio.

La controversia de los "nueve no-no"

En noviembre de 1970, Bruce Wilson, entonces Fiscal General Adjunto de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, pronunció un discurso en Boston que llegó a conocerse como los "Nueve No-No". Wilson repitió el discurso de "No-No" varias veces más, y se creó la impresión de que reflejaba la política de litigios de la División Antimonopolio. Se ha debatido si los No-No "reflejaron la política antimonopolio real del Departamento de Justicia", a pesar de la afirmación de Wilson de que los llamados No-No son restricciones "que en prácticamente todos los casos conducirán a problemas antimonopolio debido a su efecto adverso". sobre la competencia". Otros dos ex Fiscales Generales Adjuntos de la División Antimonopolio comentaron:

En realidad, de los dieciséis casos presentados por la Sección de Propiedad Intelectual de la división entre fines de la década de 1960 y fines de la década de 1970, solo la mitad abordó específicamente alguna de las nueve prácticas. Además, casi todos estos casos fueron litigados bajo una regla de razón más que de ilegalidad per se.

Aunque, por lo tanto, parece que los No-No nunca fueron más que una lista de verificación informal de los fiscales antimonopolio, y no fueron presentados y mucho menos presionados en litigios como una regla propuesta de la ley antimonopolio, fueron ampliamente denunciados. Por ejemplo, durante la Administración Bush, los funcionarios del gobierno se distanciaron de ellos. Por lo tanto, en 2003, el funcionario que en ese momento dirigía la División Antimonopolio se pronunció enérgicamente en contra de los No-No como pautas de aplicación válidas. Luego habló de cómo las prácticas de "No-No" en realidad a menudo beneficiaban a la competencia; por ejemplo:

• Los vínculos de suministros no patentados "podrían minimizar los riesgos asociados con la incertidumbre que el propietario de una patente puede tener con respecto al valor de su tecnología patentada".
• "El pago obligatorio de regalías en montos que no estén razonablemente relacionados con las ventas del producto patentado... podría ser mucho más eficiente, por ejemplo, para [usar para] basar las regalías en las unidades totales producidas por el licenciatario".
• "El poder de veto del licenciatario sobre la concesión de licencias adicionales por parte del licenciante... puede tener un efecto netamente favorable a la competencia".

Otro comentarista durante este período dijo con aprobación: "Las agencias han recorrido un largo camino desde los días de los Nueve No-Nos".

En retrospectiva, la controversia de Nine No-No parece haber sido exagerada y los objetivos de sus defensores exagerados. La retirada de la División Antimonopolio de él y el énfasis en si el No-No restrictivo realmente tuvo algún efecto anticompetitivo en el mercado, puede considerarse correctamente a la luz de las distinciones de los casos Zenith y Kimble entre antimonopolio y uso indebido de patentes con base en sus diferentes políticas respectivas. Considerados bajo esa luz, los No-No pueden establecer correctamente la política de uso indebido de patentes. Pero en gran parte no establecieron una política viable de aplicación de las normas antimonopolio. Esa parece ser la conclusión extraída en artículos recientes del profesor Hovenkamp.Por lo tanto, la controversia de los Nueve No-No nos informa más sobre el uso indebido de patentes que sobre la política antimonopolio, ya que las afirmaciones de Wilson de que los probables problemas antimonopolio de los No-No han demostrado no estar respaldadas por los hechos.