Regla de la primera venta

La doctrina de la primera venta (también denominado a veces "derecho de primera venta" o "regla de la primera venta") es un concepto legal estadounidense que limita los derechos de un propietario de propiedad intelectual para controlar la reventa de productos que incorporan su propiedad intelectual. La doctrina permite la cadena de distribución de productos protegidos por derechos de autor, préstamo de bibliotecas, donaciones, alquiler de videos y mercados secundarios para obras protegidas por derechos de autor (por ejemplo, permitir que las personas vendan sus libros o CD comprados legalmente a otros). En el derecho de marcas, esta misma doctrina permite la reventa de productos de marcas registradas después de que el titular de la marca comercialice los productos en el mercado. En el caso de productos patentados, la doctrina permite la reventa de productos patentados sin ningún control por parte del titular de la patente. La doctrina de la primera venta no se aplica a los procesos patentados,

Descripción general de la aplicación de la ley de derechos de autor

La ley de derechos de autor otorga al propietario de los derechos de autor un derecho exclusivo "para distribuir copias o fonogramas de la obra protegida por derechos de autor al público mediante la venta u otra transferencia de propiedad, o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo". 17 USC 106(3). Esto se denomina "derecho de distribución" y difiere del "derecho de reproducción" del propietario de los derechos de autor, que implica hacer copias de las obras protegidas por derechos de autor. Más que el derecho a copiar, el derecho de distribución implica el derecho a transferir copias físicas o fonogramas (es decir, música grabada) de la obra protegida por derechos de autor. Por ejemplo, se podría infringir el derecho de distribución cuando un minorista adquiere y vende al público cintas de audio o video fabricadas ilegalmente. Aunque es posible que el minorista no haya copiado el trabajo de ninguna manera y que no haya sabido que las cintas se hicieron ilegalmente, sin embargo, infringen el derecho de distribución por la venta. El derecho de distribución permite que el propietario de los derechos de autor solicite reparación a cualquier miembro de la cadena de distribución.

La doctrina de la primera venta crea una excepción básica al derecho de distribución del titular de los derechos de autor. Una vez que la obra se vende legalmente o incluso se transfiere gratuitamente, se agota el interés del propietario de los derechos de autor en el objeto material en el que se incorpora la obra protegida por derechos de autor. El dueño del objeto material puede entonces disponer de él como mejor le parezca. Así, quien compra un ejemplar de un libro tiene derecho a revenderlo, alquilarlo, regalarlo o destruirlo. Sin embargo, el propietario de la copia del libro no podrá realizar nuevas copias del libro porque la doctrina de la primera venta no limita las restricciones permitidas por el derecho de reproducción del propietario de los derechos de autor. El fundamento de la doctrina es impedir que el titular del derecho de autor restrinja la libre enajenación de los bienes. Sin la doctrina, un poseedor de una copia de una obra protegida por derechos de autor tendría que negociar con el propietario de los derechos de autor cada vez que deseara deshacerse de su copia. Después de la transferencia inicial de propiedad de una copia legal de una obra protegida por derechos de autor, la doctrina de la primera venta elimina el derecho del titular de los derechos de autor a controlar la propiedad de esa copia específica.

La doctrina fue reconocida por primera vez por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1908 (ver Bobbs-Merrill Co. v. Straus) y posteriormente codificada en la Ley de Copyright de 1908. En el caso Bobbs-Merrill, el editor, Bobbs-Merrill, había insertado un aviso en sus libros de que cualquier venta al por menor a un precio inferior a $ 1,00 constituiría una infracción de sus derechos de autor. Los demandados, que eran dueños de los grandes almacenes Macy's, ignoraron el aviso y vendieron los libros a un precio más bajo sin el consentimiento de Bobbs-Merrill. El Tribunal Supremo sostuvo que el derecho legal exclusivo de "vender" se aplicaba únicamente a la primera venta de la obra con derechos de autor.

Hoy, esta regla de derecho está codificada en 17 USC § 109(a), que dispone:

"Sin perjuicio de las disposiciones de la sección 106 (3), el propietario de una copia o fonograma en particular legalmente hecho bajo este título, o cualquier persona autorizada por dicho propietario, tiene derecho, sin la autorización del propietario de los derechos de autor, a vender o disponer de otra manera de la posesión de esa copia o fonograma".

Los elementos de la doctrina de la primera venta se pueden resumir de la siguiente manera: (1) la copia se hizo legalmente con la autorización del propietario de los derechos de autor; (2) la propiedad de la copia se transfirió inicialmente bajo la autoridad del propietario de los derechos de autor; (3) el demandado es propietario legítimo de la copia en cuestión; y (4) el uso del demandado implica el derecho de distribución únicamente; no la reproducción o algún otro derecho otorgado al propietario de los derechos de autor.

Limitaciones

La doctrina de la primera venta solo limita los derechos de distribución de los titulares de los derechos de autor. Este principio choca a veces con otros derechos del titular, como el derecho de reproducción y los derechos de obras derivadas. Por ejemplo, en Lee v. ART Co., el demandado compró las obras de arte del demandante en forma de tarjetas de notas y luego las montó en baldosas de cerámica, cubriendo las obras de arte con resina epoxi transparente. A pesar de la afirmación del demandante de la violación de su derecho a preparar obras derivadas, el Séptimo Circuito sostuvo que no se violó el derecho a la obra derivada y que la venta de las tejas por parte del demandado estaba protegida por la doctrina de la primera venta. Sin embargo, con base en hechos muy similares, el 9° Circuito en Mirage Editions, Inc. v. Albuquerque ART Companysostuvo que se infringió el derecho del demandante a preparar obras derivadas y que la doctrina de la primera venta no protegía al demandado en tales circunstancias.

Aplicación a las copias digitales

La doctrina de la primera venta no se ajusta perfectamente a las transferencias de copias de obras digitales porque en realidad no se produce una transferencia real; en cambio, el destinatario recibe una nueva copia de la obra mientras que, al mismo tiempo, el remitente tiene la copia original (a menos que esa copia se elimina, ya sea automática o manualmente). Por ejemplo, este problema exacto se desarrolló en Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., un caso que involucra un mercado en línea para música digital de segunda mano.

Los libros electrónicos tienen el mismo problema. Debido a que la doctrina de la primera venta no se aplica a los libros electrónicos, las bibliotecas no pueden prestar libremente libros electrónicos indefinidamente después de la compra. En cambio, los editores de libros electrónicos propusieron modelos comerciales para vender las suscripciones a la licencia del texto. Esto da como resultado que los editores de libros electrónicos establezcan restricciones sobre la cantidad de veces que un libro electrónico puede circular y/o la cantidad de tiempo que un libro está dentro de una colección antes de que caduque la licencia de la biblioteca, luego el libro ya no les pertenece.

La pregunta es si la doctrina de la primera venta debe modificarse para reflejar las realidades de la era digital. Las copias físicas se degradan con el tiempo, mientras que la información digital no. Las obras en formato digital se pueden reproducir sin ningún defecto y se pueden difundir en todo el mundo sin mucha dificultad. Así, la aplicación de la doctrina de la primera venta a las copias digitales afecta en mayor medida al mercado del original que las transferencias de copias físicas. La Oficina de derechos de autor de EE. UU. declaró que "[l] a naturaleza tangible de una copia es un elemento definitorio de la doctrina de la primera venta y fundamental para su fundamento".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, el 3 de julio de 2012, que sí está permitido revender licencias de software incluso si el bien digital se ha descargado directamente de Internet, y que la doctrina de la primera venta se aplica siempre que el software se haya vendido originalmente. a un cliente por una cantidad de tiempo ilimitada, ya que dicha venta implica una transferencia de propiedad, lo que prohíbe que cualquier fabricante de software impida la reventa de su software por parte de cualquiera de sus propietarios legítimos.El tribunal exige que el propietario anterior ya no pueda utilizar el software con licencia después de la reventa, pero considera que las dificultades prácticas para hacer cumplir esta cláusula no deberían ser un obstáculo para autorizar la reventa, ya que también están presentes para el software que puede ser instalados a partir de soportes físicos, donde rige la doctrina de la primera venta. El fallo se aplica a la Unión Europea, pero indirectamente podría llegar a América del Norte; además, la situación podría atraer a los editores a ofrecer plataformas para un mercado secundario. En un caso notable, el Tribunal Superior de París falló en contra de Valve por no permitir la reventa de juegos de la tienda digital Steam, exigiendo que Valve cumpliera con las Directivas de la Unión Europea sobre la doctrina de la primera venta en un plazo de tres meses, pendiente de apelación.

Requisito de propiedad

Para que se aplique la doctrina de la primera venta, se requiere la legítima propiedad de la copia o fonograma. Como prescribe §109 (d), la doctrina de la primera venta no se aplica si la posesión de la copia es "por alquiler, arrendamiento, préstamo o de otra manera sin adquirir la propiedad de la misma".

Algunos editores de software y contenido digital afirman en sus acuerdos de licencia de usuario final (EULA) que su software o contenido tiene licencia, no se vende y, por lo tanto, la doctrina de la primera venta no se aplica a sus obras. Estos editores han tenido cierto éxito en la celebración de contratos en torno a la doctrina de la primera venta a través de varios acuerdos de licencia, envoltura retráctil y otros acuerdos de licencia. Por ejemplo, si alguien compra canciones MP3 de Amazon.com, los archivos MP3 simplemente tienen una licencia para ellos y, por lo tanto, es posible que no puedan revender esos archivos MP3. Sin embargo, las canciones MP3 compradas a través de iTunes Store pueden caracterizarse como "ventas" debido al lenguaje de Apple en su EULA y, por lo tanto, pueden revenderse, si se cumplen otros requisitos de la doctrina de primera venta.

Los tribunales se han esforzado y han adoptado enfoques radicalmente diferentes para resolver cuándo solo se concedió una licencia al usuario final en comparación con la propiedad. La mayoría de estos casos involucraban acuerdos de licencia de software. En general, los tribunales miran debajo de la superficie de los acuerdos para concluir si los acuerdos crean una relación de licencia o si equivalen, en sustancia, a ventas sujetas a la doctrina de la primera venta según §109(a). Por lo tanto, especificar que el acuerdo otorga solo una "licencia" es necesario para crear la relación de licencia, pero no suficiente. Otros términos del acuerdo deben ser consistentes con dicha relación de licencia.

En Vernor v. Autodesk, Inc., el Noveno Circuito creó una prueba de tres factores para decidir si un acuerdo de licencia de software en particular tiene éxito en la creación de una relación de licencia con el usuario final. Los factores incluyen: 1) si un propietario de derechos de autor especifica que se otorga una licencia a un usuario; 2) si el propietario de los derechos de autor restringe significativamente la capacidad del usuario para transferir el software a otros; y 3) si el propietario de los derechos de autor impone restricciones de uso notables en el software. en Vernor, el acuerdo de licencia de Autodesk especifica que conserva la propiedad del software y que al usuario solo se le otorga una licencia no exclusiva. El acuerdo también tenía restricciones contra la modificación, traducción o ingeniería inversa del software, o la eliminación de cualquier marca de propiedad del paquete o la documentación del software. El acuerdo también especificaba que el software no podía transferirse ni alquilarse sin el consentimiento por escrito de Autodesk y no podía transferirse fuera del hemisferio occidental. Con base en estos hechos, el Noveno Circuito sostuvo que el usuario es solo un licenciatario del software de Autodesk, no un propietario y, por lo tanto, el usuario no podía revender el software en eBay sin el permiso de Autodesk.

Sin embargo, el mismo panel del Noveno Circuito que decidió Vernor v. Autodesk, se negó a aplicar la prueba de tres factores de Vernor en UMG v. Augusto.a un supuesto acuerdo de licencia creado cuando UMG envió CD promocionales no solicitados a críticos musicales. El paquete de los CD promocionales contenía el texto: "Este CD es propiedad de la compañía discográfica y tiene licencia para el destinatario para uso personal únicamente. La aceptación de este CD constituirá un acuerdo para cumplir con los términos de la licencia. Reventa o la transferencia de posesión no está permitida y puede ser punible según las leyes federales y estatales". Augusto intentó vender estos CD en eBay y UMG argumentó que la doctrina de la primera venta no se aplicaba ya que los CD no se vendieron y solo se creó una relación de licencia.

En el caso UsedSoft v Oracle, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la venta de un producto de software, ya sea a través de un soporte físico o descarga, constituía una transferencia de propiedad en el derecho de la UE, por lo que se aplica la doctrina de la primera venta; el fallo rompe así la teoría legal de "licencia, no venta", pero deja abiertas numerosas preguntas.

Importación de copias

La sección 602(a)(1) de la ley de derechos de autor de EE. UU. establece que "la importación a los Estados Unidos, sin la autorización del propietario de los derechos de autor bajo este título, de copias o fonogramas de una obra que haya sido adquirida fuera de los Estados Unidos es una infracción del derecho exclusivo de distribuir copias o fonogramas". Esta disposición brinda al propietario de los derechos de autor la oportunidad de evitar que los productos ingresen al mercado de los Estados Unidos por completo.

La aplicación de esta disposición creó problemas legales difíciles en el contexto de los productos del mercado gris. Los comerciantes del mercado gris compran los productos genuinos en países extranjeros con un descuento significativo de los precios de los EE. UU. Luego importan estos productos genuinos a los EE. UU. y los venden a precios de descuento, socavando a los distribuidores autorizados de los EE. UU. El mercado gris existe donde el precio de los bienes fuera de los EE. UU. es más bajo que el precio dentro.

Superficialmente, §602(a), salvo la importación no autorizada, parecería chocar con la doctrina de la primera venta, que permite la reventa de copias hechas legalmente. La cuestión se reduce a si la §602(a) crea un derecho afirmativo para prohibir toda importación no autorizada, o si la doctrina de la primera venta limita el alcance de la §602(a), permitiendo así la reventa de al menos algunas copias importadas legalmente.

En 1998, la Corte Suprema de los EE. UU. en Quality King v. L'Anza determinó que la doctrina de la primera venta se aplicaba a los bienes importados al menos cuando los bienes importados primero se fabrican legalmente en los Estados Unidos, se envían al extranjero para su reventa y luego vuelven a ingresar a los Estados Unidos. estados Ese caso involucró la importación de productos para el cuidado del cabello con etiquetas protegidas por derechos de autor. Un Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que la doctrina de la primera venta se aplica a la importación a los EE. UU. de obras protegidas por derechos de autor (las etiquetas), que se fabricaron en los EE. UU. y luego se exportaron.

Sin embargo, la Corte Suprema no decidió la cuestión en la que los productos del mercado gris se fabrican inicialmente en el extranjero y luego se importan a los EE. UU. El Tribunal indicó que la importación de bienes fabricados fuera de los EE. UU. tal vez podría prohibirse en virtud de la §602(a), ya que dichos bienes no se "fabricarían legalmente en virtud de este título". Dichos productos pueden estar fabricados legalmente, ya sea por el propietario de los derechos de autor o por un licenciatario, pero no estarían fabricados legalmente según la ley de derechos de autor de EE. UU. Más bien, se harían legalmente bajo las leyes de derechos de autor del otro país; y la doctrina de la primera venta, por lo tanto, no limitaría la restricción de importación §602.

El caso Omega v. Costco de 2008 involucró exactamente este problema sin resolver, donde el demandado Costco obtuvo relojes Omega auténticos, que presentan un diseño protegido por derechos de autor en la parte posterior de los relojes, a través del mercado gris y los revendió en sus tiendas en los EE. UU. Omega fabricó estos relojes fuera de los EE. UU. y no autorizó su importación a los EE. UU. Con base en el caso Quality King, el Noveno Circuito sostuvo que "la aplicación de la doctrina de la primera venta a las copias hechas en el extranjero aplicaría de manera inadmisible" la Ley de Derechos de Autor de manera extraterritorial. Sin embargo, el tribunal declaró que la doctrina de la primera venta aún podría aplicarse a una copia fabricada en el extranjero si se importaba "con la autoridad del propietario de los derechos de autor de EE. UU.". La Corte Suprema otorgó certiorari a Omega v. Costco, y afirmó 4–4. Sin embargo, como una decisión dividida en partes iguales, sentó un precedente solo en el Noveno Circuito, no en todo el país.

Sin embargo, en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., en 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo en una decisión de 6 a 3 que la doctrina de la primera venta se aplica a los bienes fabricados en el extranjero con el permiso del propietario de los derechos de autor y luego importados al país. A NOSOTROS. El caso involucró a un demandante que importó ediciones asiáticas de libros de texto que habían sido fabricados en el extranjero con el permiso del editor-demandante. El demandado, sin permiso del editor, importó los libros de texto y los revendió en eBay. La decisión de la Corte Suprema limita severamente la capacidad de los titulares de derechos de autor para cobrar precios muy diferentes en diferentes mercados debido a la facilidad del arbitraje.La decisión elimina el incentivo para que los fabricantes estadounidenses trasladen la fabricación al extranjero simplemente en un intento de eludir la doctrina de la primera venta.

Excepciones

Alquileres de discos

La Enmienda de Alquiler de Discos de 1984, codificada en 17 USC §109(b) prohíbe que el propietario de un fonograma que incorpore una grabación de sonido o una obra musical lo alquile al público para obtener una ventaja comercial directa o indirecta. Esta excepción fue diseñada para evitar que las tiendas de música alquilen discos y, por lo tanto, facilitar la copia en el hogar.

La Sección 109(b) es una excepción a la doctrina de la primera venta, pero está limitada de varias maneras. Se aplica únicamente a los alquileres, y no a la reventa u otras transferencias. También se limita a un subconjunto de grabaciones de sonido: solo aquellas grabaciones de sonido que contienen solo una obra musical. No se aplica a grabaciones de sonido que contienen otro contenido, como comentarios o bandas sonoras de diálogos, ni a grabaciones de sonido no musicales, por ejemplo, audiolibros. Por último, las bibliotecas y las instituciones educativas están exentas de esta restricción y pueden alquilar o prestar grabaciones sonoras musicales.

Alquiler de software

La Ley de Modificaciones de Alquiler de Software de Copyright de 1990 enmendó §109(b) aún más para prohibir el alquiler de software de computadora para obtener una ventaja comercial directa o indirecta. La excepción no se aplica al préstamo de una copia por parte de una biblioteca sin fines de lucro para fines sin fines de lucro, siempre que la biblioteca adjunte una advertencia adecuada. La enmienda también excluyó específicamente:

• Un programa de computadora incorporado en una máquina o producto y que no puede copiarse durante la operación o el uso normal de la máquina o producto; o
• Un programa de computadora incorporado o utilizado junto con una computadora de propósito limitado que está diseñado para jugar videojuegos y puede estar diseñado para otros propósitos.

Descripción general de la aplicación del derecho de marcas

Con referencia al comercio de mercancías tangibles, como la venta al por menor de bienes que llevan una marca registrada, la doctrina de la primera venta sirve para inmunizar a un revendedor de la responsabilidad por infracción. Dicha protección al revendedor se extiende hasta el punto en que dichos bienes no hayan sido alterados de manera que sean materialmente diferentes de los originarios del titular de la marca.