Mattel Inc. contra 3894207 Canadá Inc.

Mattel Inc v 3894207 Canada Inc [2006] 1 S.C.R. 772, 2006 SCC 22 es una decisión líder de la Corte Suprema de Canadá sobre la infracción de nombres de marcas comerciales famosas. El tribunal determinó que Mattel Inc. no podía hacer cumplir el uso de su nombre marcado con comercio " Barbie " contra un restaurante llamado " Barbie ' S ".

Barbie's restaurant, una cadena de Montreal de restaurantes tipo "bar y parrilla" que atienden principalmente a adultos, solicitó el registro de la marca comercial "Barbie's" y un diseño asociado con respecto a "servicios de restaurante, servicios de comida para llevar, servicios de catering y servicios de banquetes". Mattel Inc. es propietaria de la marca comercial "Barbie" y tiene una reputación mundial por las muñecas Barbie y los accesorios dirigidos principalmente a niñas de 3 a 11 años. Mattel Inc. se opuso a la solicitud de registro del restaurante "Barbie's" sobre la base de que causaría confusión en el mercado. El solicitante tenía la carga de satisfacer a la Junta de Oposición de Marcas Comerciales de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual de que si el restaurante "Barbie's" y la marca comercial "Barbie" de Mattel eran marcas comerciales registradas de la misma marca, el solicitante tenía la obligación de demostrar que el restaurante "Barbie's" y la marca comercial "Barbie" de Mattel eran marcas comerciales registradas de la misma marca. Si se utilizaran en la misma zona geográfica, no habría confusión en el mercado. La Junta de Oposición de Marcas rechazó la oposición de Mattel y permitió el registro, al considerar que no era probable que la marca registrada del solicitante, "Barbie's", se confundiera con la marca registrada Barbie de Mattel. Tanto el Tribunal Federal como el Tribunal Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de la Junta de Oposición de Marcas. Mattel Inc. apeló ante el Tribunal Supremo de Canadá.

La junta encontró que no había una fuerte probabilidad de confusión al consumidor. La Junta basó su decisión sobre el hecho de que Mattel no presentó evidencia de confusión real (aunque no fue obligada a hacerlo), la marca tenía un bajo grado de distinción inherente (ya que es una forma breve del nombre " Barbara &### 34;), y la naturaleza de los usos por las dos partes era muy diferente.

Mattel apeló la decisión de la Junta ante el Tribunal Federal. El Tribunal Federal decidió que la marca registrada "Barbie" de Mattel no es lo suficientemente emblemática como para causar confusión en el consumidor. En cambio, determinó que se deben considerar todos los factores, incluido el de la naturaleza de los productos. El juez determinó que los productos eran bastante diferentes y, como resultado, desestimó la apelación.

Mattel apeló ante el Tribunal Federal de Apelaciones. El Tribunal de Apelación no encontró ningún error por parte del Tribunal Federal y desestimó la apelación. Específicamente, encontró que el juez de la Corte Federal tenía razón al rechazar una encuesta que mostraba simplemente una posibilidad de confusión y no la probabilidad de confusión.

Binnie, J. escribió la opinión a la que se sumaron otros siete jueces. LeBel, J. escribió una opinión concurrente.

La cuestión abordada fue si Mattel Inc., propietaria de la marca Barbie, podía impedir que una pequeña cadena de restaurantes con sede en Montreal registrara el nombre "Barbie's" en la Oficina de Marcas, basándose en la probabilidad de confusión en el mercado entre ambos nombres.

La Corte Suprema de Canadá confirmó la decisión de la Junta de Oposición de Marcas Registradas, según la cual el uso del nombre "Barbie" para el restaurante con sede en Montreal no crearía confusión en el mercado con la marca registrada Barbie de Mattel Inc., y autorizó su registro.

Binnie sostuvo que el criterio de revisión aplicable a la decisión de la Junta de Oposición de Marcas era el de razonabilidad, con base en la prueba establecida en Dr. Q v College of Physicians and Surgeons of British Columbia [2003] 1 SCR 226.

El artículo 6(2) de la Ley de Marcas establece que se produce confusión entre marcas si el uso de dos marcas en la misma área puede dar lugar a la inferencia de que los bienes o servicios asociados con esas marcas son fabricados, vendidos, arrendados, contratados o prestados por la misma persona, independientemente de que los bienes o servicios sean o no de la misma clase general.

Para determinar si el restaurante "Barbie's" generó confusión en el mercado con la marca comercial "Barbie" de Mattel, Binnie consideró los cinco factores establecidos en la Sección 6(5) de la Ley de Marcas Comerciales. Dependiendo de las circunstancias que rodean cada caso, los diferentes factores pueden ponderarse de manera diferente. Binnie aclaró que la perspectiva adecuada para sopesar estos cinco factores es la de un "consumidor ocasional común y corriente con cierta prisa". Binnie sostuvo que el solicitante había demostrado, en base a un balance de probabilidades, que no era probable que se produjera confusión en el mercado entre el restaurante "Barbie's" y las muñecas "Barbie" de Mattel.

Binnie sostuvo que la palabra "Barbie", si bien es una expresión cotidiana que se utiliza comúnmente como forma abreviada del nombre "Barbara", había adquirido un fuerte significado secundario asociado con las muñecas Barbie de Mattel y, por lo tanto, era considerablemente distinta. En cambio, la marca solicitada por el restaurante "Barbie" era poco conocida en los alrededores de Montreal.

Dado que la marca registrada de Mattel ha sido ampliamente publicitada desde principios de los años 1960, mientras que el restaurante "Barbie" sólo existe desde 1992, Binnie determinó que la marca registrada de Mattel tenía raíces más profundas.

Binnie descubrió que el negocio de las muñecas atrae a diferentes clientela con diferentes gustos que el negocio de los restaurantes. Binnie determinó que era difícil ver la base sobre la cual los consumidores llegarían a la inferencia errónea de que los restaurantes de Barbie estaban asociados con muñecas y accesorios Barbie de Mattel.

Binnie sostuvo que " las partes operan en canales de comercio diferentes y distintos dentro de los cuales sus respectivos productos y servicios no se entremezclan. "

binnie descubrió que aunque ambas marcas usan el nombre " Barbie ", " Barbie ' S " El restaurante utiliza el nombre junto con un diseño. Binnie determinó que cuando se considera el embalaje y la publicidad de Barbie de Mattel, existe una considerable parecido con la marca por " Barbie ' S " restaurante.

binnie declaró que la falta de evidencia de confusión real es otra circunstancia que se puede tener en cuenta, mientras que la intención, o masa, , de los creadores de " Barbie's " El restaurante es irrelevante.

Aunque Binnie reconoció que algunas marcas se vuelven tan famosas que su uso con cualquier producto o servicio puede ser una infracción, consideró que "Barbie" no era una marca tan fuerte. Sin embargo, al determinar cuán amplio debería ser el alcance de la protección de la marca, Binnie destacó la importancia de que los tribunales consideren la totalidad de las circunstancias.

No es necesario que exista semejanza entre marcas para demostrar que existe confusión entre ellas en el mercado. La confusión puede surgir incluso cuando las marcas están relacionadas con productos o servicios de diferentes clases del mercado.

• Lista de casos del Tribunal Supremo del Canadá
• Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc., un caso relacionado del año anterior.
• Un idiota con prisa, la confusión improbable de productos o servicios distintos, establecido como jurisprudencia en el Reino Unido en 1979

• Texto completo de la decisión del Tribunal Supremo del Canadá disponible en LexUM y CanLII
• texto de la decisión de la FCA
• texto de la decisión del FC