Dilución de marcas

Dilución de marcas es un concepto de la ley de marcas que otorga al propietario de una marca famosa la capacidad de prohibir a otros usar esa marca de una manera que reduzca su singularidad. En la mayoría de los casos, la dilución de la marca implica un uso no autorizado de la marca de otra persona en productos que no compiten con los del propietario de la marca y tienen poca conexión con ellos. Por ejemplo, una marca famosa utilizada por una empresa para referirse a productos para el cuidado del cabello podría diluir si otra empresa comenzara a utilizar una marca similar para referirse a cereales para el desayuno o bujías.

La dilución es una base de infracción de marca registrada que se aplica únicamente a marcas famosas. En el caso de una marca no famosa, el propietario de la marca debe demostrar que el uso supuestamente infractor crea un riesgo de confusión en cuanto a la fuente del producto o servicio identificado por el uso supuestamente infractor: es muy poco probable que un riesgo de confusión encontrarse si los productos o servicios se encuentran en mercados no relacionados. Con una marca famosa, cualquier otro uso tiene potencial de confusión, ya que los consumidores pueden asumir una afiliación con el propietario de la marca independientemente del producto o servicio.

Fondo

La ley de marcas tradicionalmente se ocupaba de situaciones en las que una parte no autorizada vendía productos que son directamente competidores o al menos están relacionados con los vendidos por el propietario de la marca. Una marca se diluye cuando el uso de marcas similares o idénticas en otros mercados no competidores significa que la marca en sí misma perderá su capacidad de significar una fuente única. En otras palabras, a diferencia de la legislación ordinaria sobre marcas, la protección contra la dilución se extiende a los usos de las marcas que no confundan a los consumidores respecto de quién ha elaborado un producto. En cambio, la ley de protección contra la dilución tiene como objetivo proteger marcas suficientemente fuertes para que no pierdan su asociación singular en la mente del público con un producto en particular, tal vez imaginado si la marca se encontrara independientemente de cualquier producto (por ejemplo, solo la palabra Pepsi pronunciada, o en un cartelera).

Requisitos de protección

La fuerza requerida para que una marca merezca protección por dilución difiere entre jurisdicciones, aunque generalmente incluye el requisito de que debe ser distintiva, famosa o incluso única. Dichas marcas comerciales incluirían nombres de marcas reconocibles al instante, como Coca-Cola, Kleenex, Kool-Aid o Sony, y términos únicos que fueron inventados (como Exxon) en lugar de apellidos (como Ford o Zamboni) o palabras comunes del lenguaje. . Algunas jurisdicciones exigen el registro adicional de estas marcas comerciales como marcas defensivas para calificar para la protección por dilución.

Otra forma de describir la fuerza necesaria de una marca registrada puede establecer alguna base para la protección contra la dilución desde el punto de vista de la confusión del consumidor. Es probable que las marcas verdaderamente famosas se vean en muchos contextos diferentes debido a la ramificación o al simple patrocinio, hasta el punto de que puede haber muy pocos mercados, si es que hay alguno, en los que un consumidor se sorprendería al ver esa marca famosa involucrada. Un ejemplo puede ser la participación pasada de Coca-Cola en líneas de ropa.

Un uso adicional de la protección de la dilución de marcas es para imágenes controvertidas, incluidas las de los Cleveland Guardians. ex mascota y logotipo, Chief Wahoo, mientras que el equipo era conocido como los Indios de Cleveland en ese momento junto con los Comandantes de Washington, antes conocidos como los Pieles Rojas. En esos casos, se distribuye una selección limitada de productos únicamente en las tiendas físicas de su equipo de sus antiguos y controvertidos logotipos de nativos americanos, tanto para mantener las marcas registradas y evitar que otros las usurpen, como para anular el uso posterior de esos logotipos en público.

Desdibujamiento y deslustre

La dilución a veces se divide en dos conceptos relacionados: difuminación, o dilución esencialmente básica, que "difumina" una marca procedente de una asociación con un solo producto para indicar otros productos en otros mercados (como, por ejemplo, "zapatos Kodak"); y empañamiento, que es el debilitamiento de una marca a través de asociaciones desagradables o poco halagadoras. No todas las leyes de protección contra la dilución reconocen el deslustre como un concepto incluido.

Leyes por país

Canadá

En Canadá, la base legal se puede encontrar en s. 22 de la Ley de Marcas:

22. (1) no person shall use a trade mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto. 2) En cualquier medida respecto de la utilización de una marca comercial contraria a la subsección 1), el tribunal puede negarse a ordenar la recuperación de daños o ganancias y permitir que el acusado siga vendiendo guerras marcadas con la marca comercial que estaba en su poder o bajo su control en el momento en que se le dio aviso de que el propietario de la marca registrada se quejó del uso de la marca comercial.

Es comúnmente reconocido que el fondo de comercio está constituido por la reputación de una marca y su efecto persuasivo.

Aplicación de la Sección 22 por los tribunales canadienses

En el caso Clairol, el tribunal declaró que el fondo de comercio puede depreciarse mediante la "reducción de la estima que se tiene por la propia marca o mediante la persuasión directa y la atracción de clientes que podrían de otro modo se espera que compre o continúe comprando productos que lleven la marca". El tribunal añadió que la prueba de confusión es irrelevante en este caso y que la "prueba es la probabilidad de depreciar el valor del fondo de comercio vinculado a la marca" en el caso de la empresa. y que este resultado podría obtenerse sin engaño/confusión real.

S. 22 así pasos donde la confusión no pisa. Incluso si no existe un riesgo real de que el consumidor pueda confundirse entre los dos productos, el titular de la marca podrá impedir que otra persona utilice su marca si ese uso puede depreciar el valor de la marca. .

En el Veuve Clicquot case, la marca comercial del famoso champán francés fue utilizada por una pequeña cadena de tiendas de ropa de mujer que estaba negociando en el este de Quebec y Ottawa. Según el tribunal, el s. 22 se aplica incluso cuando las guerras o servicios de un acusado no compiten con el demandante y su marca no es idéntica. Las marcas no eran idénticas ("Cliquot" y "Veuve clicquot") y el riesgo de confundir la marca de champán y una tienda de ropa era bajo. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el único elemento necesario era la capacidad de un consumidor promedio para reconocer el primer carácter distintivo. Incluso si la marca comercial no es tan bien conocida, el hecho de que una buena voluntad significativa se adjunta a ella podría ser suficiente para que el tribunal encuentre el uso por otra persona ilegal. However, in that particular case, the court claimed that the plaintiff Veuve Clicquot failed to prove that the linkage between champagne and clothing was likely to cause depreciation.

En el caso Perrier, la demandante, una empresa francesa, era embotelladora y distribuidora de agua de manantial. Solicitó una orden judicial para impedir que otra empresa con sede en Ontario publicite y distribuya agua embotellada en asociación con el nombre "Pierre eh!" alegando que el valor del fondo de comercio vinculado a la marca francesa probablemente se depreciaría. El demandante logró en la sección 22 detener el uso de "Pierre Eh!" en agua embotellada.

Demostración de la depreciación del fondo de comercio

El demandante tiene que probar los elementos de la sección 22, en particular que el uso probablemente depreciaría el valor del fondo de comercio de la marca del reclamante. Vaver ha precisado que el hecho de que "el uso pueda provocar una depreciación no es suficiente". En realidad, el uso debe haber causado una depreciación".

Límites al uso de la Sección 22

El uso de la Sección 22 se restringió en el caso Clairol al uso " en el sentido técnico de marcas comerciales ". Por ejemplo, los sindicatos pueden usar la marca de la marca a la caricatura porque la caricatura o la crítica no es una infracción de marca, ni un evento de un uso de la marca, si ocurre fuera de afuera " el curso normal de comercio ". (Ver también el caso Michelin V CAW. En ese caso, el tribunal rechazó el argumento de infracción de la marca porque nadie planeaba usar la marca para vender un producto).

Estados Unidos

Antes de adoptar las leyes específicamente específicas, se usó protección de dilución en algunas jurisdicciones de EE. UU. Para atacar la infracción del nombre de dominio de las marcas comerciales (ver Cybersquatting). Por ejemplo, en el caso de 1998 de Panavision International v. Toeppen , el demandado Dennis Toeppen registró el nombre de dominio www.panavision.com, y publicó vistas aéreas de la ciudad de Pana, Illinois, en el sitio. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la dilución de las marcas registradas ocurrió cuando los clientes potenciales de Panavision no pudieron encontrar su sitio web en PanaVision.com, y en su lugar se vieron obligados a buscar en otros nombres de dominio (menos obvios). El hecho de que los clientes potenciales sean desanimados de localizar el sitio web legítimo de Panavision, junto con la evidencia de que Toeppen estaba en el negocio de registrar los nombres de dominio con fines de lucro, llevó al tribunal a encontrar que la conducta de Toeppen ' s " disminuyó la capacidad de las marcas de Panavision para identificar y distinguir los bienes y servicios de Panavision en Internet ", y, por lo tanto, constituyó una dilución.

Últimamente, la Ley de Revisión de Dilución de Marcas de 2006 (H.R. 683) fue firmada por ley, que volcó Moseley v. V Catálogo Secreto, Inc. , 537 U.S. 418 (2003). Moseley sostuvo que el demandante necesitaba probar dilución bajo la Ley Federal de Dilución de Marcas registradas (" FTDA "). La nueva ley revisa la FTDA, lo que requiere que el demandante demuestre solo que la marca del demandado es probablemente para causar dilución. Sin embargo, la revisión también redujo el universo de las marcas que caían bajo su protección, lo que requiere que las marcas sean bien conocidas por calificar para la protección contra la dilución.

Por ejemplo, cuando Wolfe ' s Borough Coffee, Inc., una compañía de café con sede en New Hampshire, vendió su café bajo las marcas comerciales que incluían las palabras " Charbucks Blend " y " MR. Charbucks, " Starbucks Corporation demandó, alegando que el uso de la palabra " Charbucks " diluido el " Starbucks " Mark por bordo y empañado. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito decidió que las marcas no necesitaban ser " sustancialmente similares " Bajo el FTDA para que ocurra la dilución cuando otros factores que respaldan un hallazgo de dilución, como el distintivo de la famosa marca y el grado de su reconocimiento, estaban presentes. En su decisión, el tribunal determinó que estos otros factores pueden ser suficientes para respaldar un reclamo de dilución y remitir el caso al tribunal de distrito para determinar si de hecho se había producido dilución. El tribunal de distrito dictaminó que las ventas de Charbucks no violaron la marca registrada y podrían continuar.